Кратко о главном
- В США фактическое использование товарного знака порождает определённые права, но только на территории, где он используется. Регистрация делает права более определёнными и облегчает их защиту.
- Товарный знак можно зарегистрировать в штате Нью-Джерси, чтобы зарегистрировать товарный знак, но такая регистрация действует только в Нью-Джерси; федеральная регистрация оформляется через Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO); она защищает знак на всей территории США. Если вы продаёте товары онлайн или планируете открывать магазины в других штатах, следует подавать заявку на федеральную регистрацию.
- С января 2025 года базовый официальный сбор USPTO составляет 350 долларов за класс, а при неполных сведениях или самостоятельном вводе описания товаров взимается дополнительный сбор.
- Заявители и владельцы регистраций, проживающие за пределами США (включая материковый Китай и Гонконг), обязаны действовать через адвоката, имеющего лицензию в США, во всех процедурах.
Как подаётся заявка на федеральный товарный знак
- Поиск: сначала проверьте базу данных USPTO и рынок на наличие одинаковых или похожих знаков. Хороший поиск может сэкономить несколько месяцев и один официальный сбор.
- Определение класса и описания товаров: класс выбирается по международной классификации, описание товаров или услуг берётся из числа принятых USPTO.
- Выбор основания подачи: если знак уже используется в торговле между штатами в США, заявка подаётся на основании «использования» (use) и нужно представить доказательства использования; если ещё не используется, заявка подаётся на основании «намерения использовать» (intent to use), и после одобрения нужно подтвердить фактическое использование.
- Экспертиза: как правило, через несколько месяцев заявку проверяет сотрудник ведомства, который может направить замечания экспертизы (Office Action).
- Публикация: после успешной экспертизы заявка публикуется на 30 дней, в течение которых другие лица могут подать возражение.
- Регистрация: если возражений нет или они не обоснованы, знак регистрируется; по заявке на основании намерения использовать регистрация возможна только после подачи заявления об использовании после одобрения.
Знак ® можно использовать только после регистрации; до регистрации можно использовать ™.
Заявители, проживающие в Китае
- С 2019 года заявитель, проживающий за пределами США, должен быть представлен адвокатом, имеющим лицензию в США; он не может подавать заявку ни самостоятельно, ни только через агентство в Китае.
- В заявке нужно указать настоящий адрес проживания; нельзя использовать абонентский ящик или адрес агентства.
- Доказательства использования должны быть настоящими фотографиями товара и снимками экрана страниц сайта. В последние годы USPTO строго относится к «образцам», созданным в программах для обработки изображений, и к заявкам с использованием подписи адвоката без его ведома: по многим заявкам производство прекращено, а регистрации отменены.
Реестр брендов Amazon (Brand Registry), как правило, принимает поданные, но ещё не зарегистрированные заявки на товарный знак при условии, что сама заявка соответствует требованиям; если производство по заявке прекращено, возникнут проблемы и с записью в реестре брендов.
Наиболее частые основания отказа
| Основание отказа | Что это значит | Как реагировать |
|---|---|---|
| Вероятность смешения | Знак похож на уже существующий и используется для связанных товаров | Сравнить общее впечатление, различия в товарах и фактическое положение на рынке; при необходимости получить от более раннего правообладателя письмо о согласии (consent agreement) |
| Только описывает товар | Знак лишь прямо описывает свойства или назначение товара | Доказать, что знак является намекающим (suggestive), а не описательным; либо перейти в Supplemental Register |
| Ненадлежащие доказательства использования | Образец выглядит как цифровая подделка или не показывает связь знака с товаром | Дополнительно представить доказательства реального использования и подать заявление |
| Нечёткое описание товаров | Описание слишком широкое или не соответствует требованиям | Изменить по рекомендации сотрудника, проводящего экспертизу, но без расширения объёма |
Ответ на office action, как правило, нужно подать в течение 3 месяцев, при этом срок можно один раз продлить за плату ещё на 3 месяца. Если ответ не подан в срок, заявка будет считаться оставленной (abandoned).
После регистрации: не забудьте об этих сроках
- Между 5-м и 6-м годом: подать заявление об использовании (Section 8), подтверждающее, что знак по-прежнему используется;
- Каждые 10 лет: продлевать регистрацию и снова подтверждать использование;
- Льготный период: по всем перечисленным срокам есть платный льготный период в 6 месяцев; после его истечения регистрация будет аннулирована.
После регистрации вы получите немало «уведомлений об оплате» от частных компаний, внешне похожих на официальные документы. USPTO напоминает, что официальные уведомления приходят только с адресов электронной почты uspto.gov; перед оплатой проверьте отправителя.
Вы получили письмо о нарушении или обнаружили, что кто-то копирует ваш товарный знак
- Получено письмо от адвоката: сначала проверьте регистрационные данные другой стороны и перечень товаров, не спешите отвечать и не удаляйте все страницы товаров; если против интернет-магазина подан иск и средства заморожены, см. Что делать, если интернет-магазин обвиняют в нарушении товарного знака.
- Обнаружено копирование: сохраните записи о покупках и доказательства с веб-страниц, оцените такие меры, как претензионное письмо, жалоба на платформу, процедура возражения или отмены регистрации и судебный иск.
О том, как помимо товарных знаков сочетаются защита патентов, авторских прав и коммерческой тайны, см. Как бизнесу в Нью-Джерси защитить интеллектуальную собственность.
Подготовьте к консультации следующее
- Слово и изображение знака (чёткий графический файл);
- на какие товары или услуги он будет использоваться и дата начала использования в США;
- точное имя и адрес заявителя (физическое лицо или компания);
- имеющиеся свидетельства о регистрации в Китае или других странах;
- полученный office action или письмо от адвоката (если есть).
Нужна консультация на китайском языке?
Lu Xin Law Offices оказывает бизнесу в Нью-Джерси и Нью-Йорке и продавцам трансграничной электронной торговли консультации на китайском языке по поиску знаков, подаче заявок, ответам на office action и спорам о нарушениях. Связанные страницы услуг: Адвокат по интеллектуальной собственности в Нью-Джерси, судебные разбирательства по интеллектуальной собственности, Юрист из Нью-Джерси.
Источники: Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO): основы товарных знаков; Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO): таблица сборов за товарные знаки.
Статья содержит общую правовую информацию, не является юридической консультацией и не создает отношений между адвокатом и клиентом. Законы и размеры сборов могут меняться; за основу берутся последние официальные нормы. Адвокатская реклама (Attorney Advertising). Обращение к нам само по себе не создает отношений между адвокатом и клиентом; официальное представительство определяется проверкой конфликта интересов и письменным соглашением о представительстве.