Abogado de propiedad intelectual en Nueva Jersey: cómo proteger la propiedad intelectual de una empresa y qué cubren las patentes, las marcas, los derechos de autor y los secretos comerciales

En resumen

La propiedad intelectual no es un solo derecho, sino varios derechos distintos, cada uno con su propia forma de obtención y su propio plazo de protección:

Con frecuencia, un mismo producto necesita varias formas de protección a la vez: la tecnología se protege con patentes, la marca con su registro, el manual y el diseño del empaque tienen derechos de autor y el proceso de fabricación se mantiene en secreto como secreto comercial.

Secretos comerciales: la ley de Nueva Jersey y qué debe hacer

Nueva Jersey tiene su Ley de Secretos Comerciales (Trade Secrets Act, N.J.S.A. 56:15-1 y siguientes) y a nivel federal existe la Ley de Protección de Secretos Comerciales (Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. §1836). Quien sufra una apropiación indebida puede demandar en un tribunal estatal o federal y solicitar una orden judicial (injunction) e indemnización. Lo primero que preguntará el tribunal es: ¿ha adoptado usted medidas razonables de confidencialidad? De no ser así, es posible que la información ni siquiera se considere un secreto comercial. Medidas comunes:

• Acuerdos de confidencialidad firmados por empleados y socios comerciales;
• Acceso autorizado solo según la necesidad, y documentos sensibles cifrados y con marca de agua;
• Al terminar la relación laboral, recuperar los equipos y las cuentas y recordar la obligación de confidencialidad;
• En los contratos con fábricas por encargo y distribuidores, indicar a quién pertenecen los materiales técnicos y qué requisitos de confidencialidad se aplican.

De quién es la invención de un empleado y si un pacto de no competencia puede hacerse cumplir

• Invenciones de empleados: Según la ley de Nueva Jersey vigente desde 2018, el empleador no puede exigir mediante el contrato de trabajo que el empleado le ceda una invención desarrollada enteramente en su propio tiempo y sin usar equipos, materiales, instalaciones ni información del empleador. Se exceptúan las invenciones relacionadas con el negocio del empleador o con su investigación y desarrollo reales o razonablemente previsibles, y las que resulten del trabajo del empleado para el empleador. Las cláusulas de cesión de invenciones de los contratos de trabajo deben redactarse dentro de ese alcance.
• Redacción de la cesión: El contrato debe decir “por la presente cede” (hereby assign) las invenciones presentes y futuras, y no “acepta ceder en el futuro”, fórmula que en un tribunal federal podría considerarse solo una promesa.
• Pactos de no competencia: Actualmente, Nueva Jersey no tiene una ley que prohíba los pactos de no competencia. Los tribunales evalúan si protegen un interés legítimo del empleador, si resultan excesivamente onerosos para el empleado y si perjudican el interés público, y exigen que el plazo y el ámbito geográfico sean razonables. Una cláusula cuyo único fin sea evitar la competencia normal puede no hacerse cumplir.

Patentes: aspectos que debe tener en cuenta antes y después de presentar la solicitud

• Primero solicitar, después divulgar: Estados Unidos aplica el sistema de “primer inventor en presentar” (first-inventor-to-file). Si el propio inventor divulga la invención, dispone de un período de gracia de un año, pero muchos países no tienen período de gracia, y una vez divulgada la invención puede perderse el derecho a solicitar la patente en el extranjero.
• Solicitud provisional: Puede presentar primero una solicitud provisional para asegurar la fecha de presentación y presentar la solicitud formal dentro de los 12 meses siguientes.
• Invenciones realizadas en Estados Unidos: Antes de solicitar una patente en el extranjero (incluida China), por lo general debe presentar primero la solicitud en Estados Unidos u obtener de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos una licencia de presentación en el extranjero (35 U.S.C. §184); de lo contrario, la patente estadounidense podría ser inválida y podría haber otras consecuencias legales.
• Invenciones realizadas en China: La ley de patentes de China también exige solicitar primero una revisión de confidencialidad ante la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China antes de presentar en el extranjero. Si el equipo de investigación está repartido entre los dos países, el orden de las solicitudes debe planificarse de antemano.
• Quién puede tramitarla: Solo un abogado de patentes o un agente de patentes registrado ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos puede tramitar solicitudes de patente ante esa oficina en nombre de terceros; puede consultarse el directorio de profesionales registrados de la oficina.

Para la compraventa de patentes y el registro de la titularidad, consulte Cómo se realiza una cesión de patentes.

Litigios de patentes en los tribunales federales de Nueva Jersey

Los casos de infracción de patentes son de competencia de los tribunales federales. El Tribunal Federal de Distrito de Nueva Jersey es uno de los tribunales que más casos de patentes atiende en todo el país, en especial litigios de patentes farmacéuticas derivados del lanzamiento de medicamentos genéricos. El tribunal tiene reglas locales de patentes propias que fijan plazos estrictos para la divulgación de las alegaciones de infracción, las defensas de invalidez, la interpretación de las reivindicaciones y otros asuntos, por lo que desde las primeras etapas del litigio se requiere una preparación considerable.

Si recibe una carta de advertencia por infracción de patente, primero haga que un profesional analice si las reivindicaciones (claims) de la patente de la otra parte realmente cubren su producto y si la patente podría ser inválida, y después decida cómo responder.

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Prepare estos documentos antes de la consulta

1. Descripción del producto o de la tecnología, qué se ha divulgado ya y cuándo;
2. Solicitudes o registros de patentes, marcas o derechos de autor ya existentes;
3. Acuerdos firmados con empleados, subcontratistas y socios;
4. Cartas de advertencia o documentos de demanda que haya recibido, o pruebas de infracción que haya encontrado.

¿Necesita una consulta en chino?

Lu Xin Law Offices ofrece a empresas de Nueva Jersey consultas en chino sobre planificación de la protección de la propiedad intelectual, acuerdos de confidencialidad y de cesión de invenciones, y controversias sobre secretos comerciales e infracciones; las solicitudes de patente son tramitadas por profesionales registrados ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. Páginas de servicios relacionadas: Abogado de propiedad intelectual de Nueva Jersey, Litigio de propiedad intelectual, Abogado de Nueva Jersey.

Fuentes: Tribunal Federal de Distrito de Nueva Jersey: reglas locales (incluidas las reglas de patentes); 35 U.S.C. §184 (licencia de presentación en el extranjero); 18 U.S.C. §1836 (acción civil federal por secretos comerciales).

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